여러분이 노트북을 구입하기 위해 컴퓨터 전문점을 방문했다고 가정해 봅시다.

아마도 여러분은 노트북의 수많은 종류 앞에 어느 것을 구입할지 당황하게 될 것입니다. 이러한 상황에서 소비자들은 브랜드에 이끌릴 수밖에 없습니다.

 브랜드는 소비자들에게 제품의 선택을 가능하게 해주어 구입 의사결정을 훨씬 쉽게 해줍니다. 평소에 익숙하거나 호의를 가지고 있던 브랜드를 선호하게 되는 것은 어찌 보면 당연한 결과라 할 것입니다.

 특히 기술력과 품질의 평준화가 가속화되고 있는 현실을 감안하면 소비에 있어서 브랜드가 가장 중요한 요소라 해도 과언이 아닐 것입니다.

이렇게 날로 중요성이 커지고 있는 브랜드는 기업의 입장에서는 마케팅의 최우선과제가 되고 있습니다.

 그럼에도 불구하고 일반 개인은 물론, 심지어 기업의 마케팅 또는 브랜드 관리 담당자들조차도 브랜드 즉, 상표에 대해 많은 오해를 하고 있는 실정입니다.
 
  이하에서는 필자가 변리사로서 실무를 담당하면서 경험한 기업의 실무자들이 갖고 있는 상표에 대한 오해를 기술하고자 합니다.

  그 상표는 내가 먼저 사용했다 ?

  간혹, 사업을 하시는 분들이 타인으로부터 상표권을 침해하였다는 내용의 경고장을 들고 필자를 찾아와 하소연을 하곤 합니다. 침해했다고 주장하는 상표는 실제 본인이 먼저 사용했으며 업계에서 알 만한 사람은 다 안다는 것입니다. 
  상표에 관한 법제는 크게 사용주의와 등록주의 나눌 수 있습니다.
  사용주의는 먼저 상표를 사용한 자에게 상표에 관한 독점배타적 권리를 인정하는 것이며, 선사용에 대한 입증은 법원에서 이루어지 됩니다. 이러한 사용주의는 사용사실의 입증이 곤란하다는 점과 권리의 불안정성 때문에 미국을 제외한 대부분의 국가에서 채택하고 있지 않습니다.
   반면, 등록주의는 등록관청(우리나라의 경우, 특허청)에 출원하여 심사를 거친 후, 등록요건을 갖춘 상표에 대하여 등록을 허여하는 법제로서 법적 안정성이라는 장점으로 인해 대부분의 국가가 채택하고 있으며, 우리나라의 경우도, 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정(상표법 제41조 제1항)하여 등록주의를 취하고 있습니다.

   따라서, 상표를 먼저 사용했다고 하더라도 상표권자 즉, 그 상표를 등록받은 자에 대하여 대항할 수 없으며, 해당 상표의 사용을 즉시 중단하여야 합니다. 물론, 수요자에게 현저하게 인지되어 있는 상표(이하, 주지저명상표라 함)의 경우에는 등록여부에 관계없이 타인의 상표등록을 금지시킬 수 있고, 설령 타인이 상표등록을 한 경우에도 이를 무효화시키고 계속 사용할 수도 있습니다만, 주지저명상표의 인정에 매우 엄격한 현실을 고려할 때 이는 지극히 예외적인 경우라 할 것입니다.  

  사용하고 있는 상표가 문제되면 그때 가서 상표를 교체하면 된다 ?

  앞서 살펴본 바와 같이 상표는 소비자의 구매의사를 결정하는 중요한 요인이기 때문에 상품출처와 상품품질에 대한 수요자의 신뢰이익을 보장하기 위하여 상표법은 상표권의 침해를 매우 엄하게 처벌하는 규정을 두고 있습니다. 즉, 권리자의 고소가 없어도 처벌할 수 있는 비친고죄이며, 침해자에 대하여 7년이하의 징역 또는 1억이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있습니다. 또한 이와는 별도로 민사소송에 의하여 권리자에게 손해를 배상하여야 하며, 손해배상액의 산정에 있어서 권리자보호를 위한 규정을 두고 있습니다. 상표권의 침해가 기업의 사활을 좌지우지할 수 있는 중요한 문제임에도 불구하고 상표권 침해가능성에 대하여 안이하게 대처하는 경향이 있습니다.
  실제로, 지적재산권을 담당하시고 계시는 분들조차도 사용하고 있는 상표가 문제가 되면 그때 가서 다른 상표로 교체하면 된다는 식의 안이한 생각을 가지고 있는 경우를 필자는 여러 번 경험했습니다. 그러나 상표권의 침해를 중지하였다 하여 기왕에 발생된 상표권의 침해가 해소되는 것이 아니므로 이는 매우 심각한 결과를 가져 올 수 있음을 인지하여야 할 것입니다.

   우리는 수출만 하는 업체라서 상표등록을 할 필요가 없다 ?

   주로 부품을 생산하는 업체와 상담을 하다보면, 간혹 위와 같은 말씀을 하시는 분들이 의외로 많이 있습니다. 그러나, 상표법상 상표의 사용이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 및 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위라고 명시하고 있습니다. 따라서, 만일 생산품이 국내에서는 전혀 판매되고 있지 않더라도, 상품에 상표를 표시하여 제작하는 행위 및 수출하는 행위는 상표법상의 사용에 해당하고, 만일 그러한 상표가 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 경우에는 상표권의 침해를 구성하게 되는 것입니다.

 따라서, 현재 사용하고 있는 상표가 타인의 등록상표권과 동일 또는 유사한 경우에는 설령 수출만 한다 하더라도 다른 상표로 교체를 검토하시거나 전문가의 상담을 받을 필요가 있습니다.
  
   단지 상호일 뿐 상품에 표시하는 상표가 아니다 ?
  

   상표는 상품이나 상품의 포장에 표시된 것만을 의미한다고 오해하시는 분들이 종종 있습니다. 따라서, 상품이나 상품의 포장에 표시되지 않는 다면 타인의 상표를 침해하는 것이 아니라고 생각하곤 합니다. 그러나 상표법상 상표 사용행위에는 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 포함하고 있다는 점에 유의하여야 합니다. 상호의 경우는 상표법상 순수하게 상호로 사용하는 경우에는 상표의 침해를 구성하지 않는다고 규정하고 있습니다. 그러나 문제는 그러한 규정이 상당히 모호하게 규정되어 있고, 실상 상호를 순수하게 상호로서만 사용하는 경우는 극히 드물다 할 것입니다.

 예컨대, 회사 홈페이지상에 제품 안내와 함께 사용되는 상호, 특히 도안화된 상호 등은 만약 동일 또는 유사한 타인의 등록상표가 있는 경우에는 상표권의 침해가 될 소지가 크므로 이러한 점도 항상 유의하여야 합니다.
  

   현재 사용하고 있어야만 상표출원을 할 수 있다 ?

   상표법상 상표는 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자만이 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있습니다. 그러나 이러한 사용의사는 다분히 주관적 요소로서 심사단계에서 사용의사의 유무를 판단하는 것은 불가능 합니다.

 따라서, 우리나라의 상표제도는 등록된 상표가 타인의 취소심판청구일로부터 소급하여 3년이상 사용되지 않은 경우에 등록상표를 취소할 수 있도록 하는 불사용취소심판제도를 마련하여 간접적으로 사용의사가 없는 상표를 정리하고 있습니다.

 이와 같은 제도는 반대로 상표권자의 이익을 보호하기 위하여, 상표를 사용하지 않더라도 사업준비 등의 제반 사정을 고려하여 상표법이 3년이라는 합리적인 저장기간을 허용하고 있다 할 것입니다.

 따라서, 현재 사용하고 있는 상표가 아니라 할지라도 장래의 사업확대 등을 고려하여 미리 상표를 출원 등록하여 보유할 수 있습니다. 물론 앞서와 같은 불사용취소심판에 의하여 등록상표가 취소될 수 있다는 점에 유의하여 가능한 등록일로부터 3년이내에 사용을 개시할 필요가 있습니다.